| 近年来，国家商标评审委员会每年受理撤销注册不当商标申请和商标争议申请案百余件，经决定或裁定撤销的注册商标有数十件之多。注册商标被撤销后，撤销申请人和其他曾因该注册商标而致经济利益受损的相关人与原商标注册人之间常常会形成索赔诉讼。这时，因注册不当人和恶意注册人要承担不同的法律责任，对注册不当与恶意注册的认定就成了诉讼过程中的关键问题。 我们在代理四川省射洪沱牌曲酒厂（简称曲洒厂）等11家厂商诉四川省宜宾杞酒厂（简称杞酒厂）恶意注册商标索赔纠纷案的过程中，通过学习和实践，对注册不当和恶意注册的法律问题有了比较全面的认识。本文即围绕案件，对注册不当和恶意注册进行较全面的分析讨论。 基本案情 1992年2月杞酒厂研制出杞酒。7月24日向中国专利局申请发明专利（1995年3月17日颁发发明专利证书，专利号：ZL92108216.9）。12月在使用“豪雅”注册商标的同时向国家商标局申请“杞”商标注册，1993年12月28日初步审定公告，1994年3月28日核准注册（注册证事号：683437。核定使用商品第33类）。 1994年5月27日，杞酒厂向宜宾地区中级人民法院提起诉讼，状告曲酒厂侵犯其注册商标专用权。7月27日，经调解双方达成协议：曲酒厂口头向杞酒厂表示道歉，立即停止“沱牌杞酒”的生产销售，一个月内销毁全部“沱牌杞酒”商标，赔偿杞酒厂损失费11万元。同年8月杞酒厂针对四川省成都市糖酒公司城中分公司（经销商、简称城中公公司）、四川省成都市杞酒厂、四川省广汉市蜀粮液酒厂等单位对“杞”酒的商标侵权行为，向当地工商行政管理部门举报，这些厂商均受到查处。8月20日城中分公司向国家工商局商标评审委员会，提交了撤销注册不当商标申请书。 1995年8月21日，商标评审委员会终局裁定：“用‘杞’字作滋补酒的商标直接表示了本商品的主要原料，该商标用作酒的商标缺乏商标应具备的显著性。申请人所提注册不当理由成立，杞酒厂注册的第683437号‘杞’商标予以撤销，移交商标局予以公告。” 1995年11月6日，曲酒厂、城中分公司等十一家厂商以杞酒厂恶意注册商标为由，向四川省高级人民法院提起诉讼，要求赔偿损失560余万元。四川省高级人民法院经审理认为：“‘杞酒’与‘枸杞酒’作为一种商品的名称，在公众消费的领域中并无区别，杞酒厂生产的杞酒原以‘豪雅’二字为注册商标，但为了达到防止‘万一今后杞酒行销，别人就会以其他牌号的杞酒冲击’的目的，即以‘杞’字申请为注册商标，并在申请‘杞’字商标注册时隐瞒‘中国杞酒’是以枸杞为基本配料的事实，骗取‘杞’字商标的注册。在获准‘杞’字商标注册后，即向上列以枸杞作为主要原料的杞酒生产企业和经营者索赔，滥用了注册商标所特有的专用权，损害了同类商品生产者和经营者的合法权益，以及正常的经济秩序，其主观恶意成立，应依法承担赔偿责任。”1996年12月23日作出一审判决：“根据《中华人民共和国商法法》第27条第1款、《中华人民共和国商标法实施细则》第25条第1款（1）项、（5）项、第5款之规定，并经本院审判委员会决定，判决如下：“杞酒厂赔偿曲酒厂、城中分公司……从1994年5月，杞酒厂开始侵权起，至1995年8月国家商标局撤销‘杞’字注册商标止所造成的经济损失5645470.78元”。 代理意见和观点的形成 我们在二审过程中，接受了上诉人杞酒厂的委托，作为诉讼代理人参与了二审诉讼。我们接受委托后，认真查阅了本案的全部证据和诉讼文书，经过全面仔细的分析讨论，形成以下基本看法：除侵权损失的具体数额外（经后面的分析可知，这对本案来说已无关紧要），一审已经查明了本案的其他事实，双方急诊的焦点和一审法院错判的结症不是事实经过本身，而是对这些事实如何正确理解和适用法律。 一、 法律规定的欠缺 “恶意注册”一词在法律条文中仅见于《驰名商标认定和管理暂行规定》第8条，但未作任何解释。《中华人民共和国商标法》及其《实施细则》规定了撤销注册商标的种种情形、程序和法律后果，但未对“注册不当”和“恶意注册”给予明确的界定。最高人民法院、国家工商行政管理局和知识产权局对此亦无解释。正因为如此，本案的双方有了为我所用的理解空间；产生了截然相反的认识；一审法院也有很大的自由裁量度。正确适用法律、合理运用法律解释成为判断本案是非曲直的必然手段。 二、 对侵权行为的构成和过错责任原则的理解和运用 侵松行为的构成要件为当事人的行为违法、有损害事实、违法行为与损害事实之间有因果关系、主观有过错。就本案而言，因商标评审委员会的终局裁定，杞酒厂申请注册“杞”商标的行为违反了《商标法》已无辩解作地，曲酒厂等厂商确有损害事实业已查明（只对损害程度有争议）；只在因果关系和主观过错方面约我们留下了发表意见的余地。在一审已经查明的事实基础上，我们打到了问题的切入点： 1． 杞酒厂申请注册“杞”商标的行为与曲酒厂等厂商的损害事实之间有没有因果关系？ 首先，杞酒厂申请注册“杞”商标时，市场上尚无他人生产销售杞酒，其申请行为既无损害对象，也就不可能造成损害事实，当然谈不上什么申请注册行为与损害事实之间的因果关系了。 其次，杞酒厂取得“杞”商标专用权后，在该商标未被撤销前，对曲酒厂等厂商的侵权行为进行起诉和举报，是依法维权的正当行为，既为合法行为，那么构成侵权行为因果关系的前因并不存在，自然不能认定依法起诉和举报行为与曲酒厂等厂商的赔偿和遭查处事实之间的关系是民事侵权的因果关系。 但是，“杞”商标毕竟在后来被撤销了，而被撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在。上述观点的成立与否就有赖于确定： 2． 杞酒厂申请注册“杞”商标的行为有没有主观恶意？ 根据过错责任原则，在民事侵权案中区分故意与过失，通常没有什么意义。但在本案中区分杞酒厂“杞”商标不当注册行为主观上有无恶意却有非常重要的意义，因为尽管《商标法》及其《实施细则》在不当注册行为主观方面没有区分故意与过失，但对恶意和与之相对应的非恶意所应随的法律后果作了不同规定。 任何商标注册的申请都是有意为之，杞酒厂了不例外，但造成商标注册不当在主观原因上却有恶意与非恶意之分。 首先，杞酒厂拥有杞酒的发明专利权且使用在先，“为了达到防止‘万一今后杞酒行销，别人就会以其他牌号的杞酒冲击’的目的，即以‘杞’字申请为注册商标”（一审判决书语）。这说明其申请的目的与注册商标的排他性一致，是合法行为，无恶意可言。 其次，杞酒厂“杞”商标的申请和核定使用范围为商品分类第33类――含酒精的饮料（啤酒除外），而不是第5类――医用饮料，因此在申请事项书中，未将枸杞作为主在原料填报。填报失准的原因是杞酒厂及其商标申请代理人，将衡量第33米商品主订原料的标准理解为成分的含量，并无刻意隐瞒事实真相的恶意。因《类似商品分类表》系非公知技术性规范文件，非明知的杞酒厂在第33类商品范围内申请注册时没有必要如在第5类商品范围内申请注册时注册主要原料为“枸杞”，因为枸杞在第33类商品中并不起主要作用。 正基于上述缘故，商标评审委员会撤销“杞”商标的裁定中并未认定杞酒厂有欺骗和其他不正当的恶意行为。然而，根据过错责任原则，杞酒厂并不能因此免责。但是，由于造成注册不当过错的特殊性，决定了： 3． 非恶意注册不当的过错是依法免责的混合过错。 任何注册不当的商标标准注册都经过了申请、初审、公告、异议、核准程序，在这些程序中享有权利、承担义务的人都有可能成为注册不当的过错人。 ① 申请人违反《商标法》第8条，或者以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标，或者申请注册与他人已在同一种或类似商品上的商标相同或近似的商标――申请人主观上有过错； ② 商标局初步审定没有发现申请人的上述情形，予以公告――商标局应当发现而没有发现，主观上有过失，也不排除不作为； ③ 公告异议期内，公众（包括本案原告）没有提出异议，商标局核准注册――一经初审公告，视为公告，没有提出异议是为公众不作为； ④ 公告异议期内，异议人提出《商标异议书》，被商标局裁定异议不成立或成立，异议人或被异议人不服提出《商标异议复审申请书》，商标评审委员会终局裁定异议不成立，商标局核准注册――裁定异议不成立的商标局和/或商标证实委员会，主观上有过错。 因此，使本为注册不当商标成为注册商标的法律事实，是由多个主体的混合过错造成的。根据《实施细则》第25条第5款的规定，除“因商标注册人的恶意给他人造成损失的，应当予以赔偿”外，其它依照《商标法》第27条第1款、第2款撤销的注册商标的商标注册人免于承担注册商标撤销前的民事责任。 三、 对《“杞”商标注册不当终局裁定书》的正确理解 商标评审委员会的《“杞”商标注册不当终局裁定书》被曲酒厂等原告和一审法院奉为尚方宝剑――起诉和判决最不可动摇的基础，我们毫不怀疑裁定书在法律上的刚性（不可撤销性），但我们一度认为裁定中现的“滋补酒”与“杞”商标所注册的第33类商品毫无关系，裁定是否有错呢？《类似商品分类表》（该表对外不公布）注明：第33类的苦味药酒与第5类的药酒为类似商品。杞酒厂在广告和法律声明上亦称杞酒为保健品。这也就难怪商标评审委员会将杞酒作“滋补酒”看待。我们在正视裁定书撤销“杞”商标这一结果的同时，更应分析理解裁定撤销“杞”商标的原因和依据。 《“杞”商标注册不当终局裁定书》认为： “被申请商标为中文‘杞’字。‘杞’为植物名，一指‘枸杞’，另一指‘杞柳’。但该字用在滋补酒上，只能使消费者想到‘枸杞’，而不是‘杞柳’。一般消费者亦不会了解被申请人用‘杞’作商标，实则因厂旁启蒙生杞柳之故。所以，用‘杞’字作滋补酒的商标，直接表示了本商品的主要原料（主要原料不指含成分的多寡，而指起主要作用的原料）。据此，该商标用作酒的商标缺乏商标应具备的显著性。” “根据《商标法》第27条规定，我会终局裁定：申请人所提注册不当理由成立，杞酒厂注册的第683437号‘杞’商标予以撤销，移交商标局予以公告。” 商标评审委员会的裁定理由明确指出了“杞”商标只因违反了《商标法》第8条第1款第（6）项的规定被撤销，而并非因其他原因被撤销的。这就进一步印证了我们的前述观点：杞酒厂申请“杞”商标注册时没有欺骗行为――没有主观恶意。 经过上述分析思考，我们的二审代理意见最终形成：杞酒厂申请“杞”商标注册主观上没有欺骗他人和损害人他人利益的恶意，客观上曲酒厂等所发生的损失与杞酒厂的申请商标注册行为没有因果关系，杞酒厂不应承担赔偿责任。 注册不当与恶意注册的联系和区别 通过对本案的代理，我们认为很有必要在现有法律规定的基础上对注册不当与恶意注册作进一步的研究探讨，使我们对这一在司法实践中常见的问题有更为清晰的认识和理解。 一、 对注册不当的界定 注册不当的商标包括：有争议的注册商标（有人认为此类不属于注册不当），违反《商标法》第8条的注册商标，有《实施细则》第25条第1款规定行为的注册商标三种类型。 第1类――有争议的注册商标 特征：两个注册商标核定的商品涉及同一种商品或类似商品；核准的文字、图形或其组合是相同或者是近似的。 撤销程序：商标注册人对他人已经注册的商标提出争议的，应当在他人商标刊登注册公告之日起一年内，将《商标争议裁定申请书》一式两份交送商标评审委员会申请裁定。 第二类――违反《商标法》第8条的注册商标 特征：注册商标使用了《商标法》第8年禁用的文字、图形。 撤销程序：对时效无限制性规定。 任何单位或者个人认为商标注册不当的，可以将《撤销注册不当商标申请书》一式两份交送商标评审委员裁定。商标评审委员会做出终局裁定。书面通知有关当事人，并移交商标局办理。 第三类――有《实施细则》第25条第1款规定行为的注册商标 特征：注册商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得的。 二、 注册不当与恶意注册的关系 恶意注册不仅是注册不当中的一种独立类型，而且还可以第一、二类注册不当的形式表现出来。 《实施细则》第25条第1款规定：“下列行为属于《商标法》第27条第1款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为：（1）虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的；（2）违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的；（3）未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的；（4）侵犯他人合法的在先权利进行注册的；（5）以其他不正当手段取得注册的。”上述行为通常都是恶意注册行为。 注册商标可以在其他方面都符合《商标法》的规定，但取得注册商标的行为中有《实施细则》第25条第1款规定的任一情形就是恶意注册；注册商标可以表现为两个注册商标核定的商品涉及同一种商品或类似商品，核准的文字、图形或其组合是相同或者是近似的，或者违反《商标法》第8条，但这不一定是单纯的注册不当，只要该注册商标有《实施细则》第25条第1款规定的任一行为，即为恶意注册。 在我国现行的商标法律体系中，注册不当与恶意注册不是一对并列的法律概念，注册不当本身就已包含恶意注册。为了将注册不当中两种承担不同法律后果的情形区别开来，我们认为可以将注册不当的两种情形分别表述为一般注册不当与恶意注册不当，前者被撤销后不承担赔偿责任，后者被撤销后应承担赔偿责任。 诉讼结果和小结 1998年6月16日，最高人民法院（1997）知终字第2号民事判决书认为：“杞酒厂在申请注册‘杞’字商标前，率先生产销售杞酒，在市场上尚无他人生产销售的杞酒类产品的时候，为防止发生假冒或者混淆，决定将‘杞’字申请注册为商标。商标评审委员会《‘杞’商标注册不当终局裁决书》撤销‘杞‘字商标的理由是因为‘杞’直接表示了本商品的主要原料，不具备显著性，故决定撤销该注册商标。该决定未表明‘杞’字商标注册人有恶意。虽然杞酒厂在注册时，有意隐瞒了该厂将‘杞’字商标主要使用在滋补酒上，‘枸杞’是该滋补酒的主要原料的事实，但这一行为不是恶意针对特定的其他经营者采取的损害其利益的措施，不宜适用商标法实施细则的有关规定认定其有‘恶意’。并且，由于杞酒厂申请注册商标时市场上尚无他人生产销售或者宣传‘杞’牌酒，也就不可能造成他人的损失。其后，虽然曲酒厂等被眼高手低人有一定损失，但是，这种损失的发生与札酒厂的申请注册行为 没有直接的因果关系，而是由于在‘杞’字商标核准注册后，没有人及时提出请求撤销该商标，各被上诉人在此期间盲目生产杞酒产品而造的。”判决如下：“一、撤销四川省高级人民法院（1995）川高法经一初字第14号民事判决。二、驳回曲酒厂等原审原告的诉讼请求。” 根据最高人民法院的这一判决，结合前述分析讨论，我们认为注册不当中的恶意注册不当的构成有三个要件： 1． 主观上是恶意针对特定的其他经营者，以损害其利益为目的； 2． 注册商标有《实施细则》第25条第1款规定的任一行为； 3． 注册商标的违法行为与他人的损害事实之间有因果关系。 4． 凡是符合上述全部要件的注册不当即为恶意注册不当，恶意注册不当行为人应承担赔偿责任；凡不同时具备上述全部要件的注册不当即为一般注册不当，一般注册不当行为人不承担赔偿责任。 |
( 该文章转自论坛：注册不当与恶意注册的联系和区别对一起恶意注册商标索赔纠纷案的代理实践和法律思考 )
